현저한 지리적 명칭의 상표 등록 사례
현저한 지리적 명칭의 상표 등록 사례
안녕하세요, 법무법인 고구려 지식재산권팀입니다.
우리나라 상표법 제33조 제1항 제4호는 '현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 상표'는 상품의 식별력이 없는 상표로, 등록되지 않는다고 규정하고 있습니다. 즉 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도 그 자체는 식별력이 없기 때문에 상표법상 보호가치가 없으며, 특정인에게 독점시키는 것은 공익의 측면에서 부당하다고 본 것인데요.
단, 지리적 명칭이라고 하더라도 일반 소비자들에게 특정 상표로 널리 알려져있는 경우에는 식별력을 인정받아 상표로서 등록받을 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 현저한 지리적 명칭임에도 불구하고 상표로서 등록된 사례를 살펴보겠습니다.
사건의 경위
서울대학교산학협력단은 '서울대학교'가 식별력이 있는 상표라고 주장하였으나 특허청과 특허심판원은 구상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당한다는 이유로 식별력을 부정하고 등록을 거절하였습니다. 이에 특허법원에서는 원고의 청구를 인용하였으며, 피고의 상고를 기각했습니다.
법원의 판단
법원은 이 사건 출원상표인 '서울대학교'가 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 보통명칭인 '대학교'가 단순히 결합된 상표로 볼 여지가 있으나, 1946년 경 국립종합대학으로 설립된 이래 이 사건 심결일 무렵까지 약 68년간 '서울대학교'를 학교의 명칭으로 사용한 사실, 2013년까지 약 20만명 이상의 대학생 졸업생과, 10만명 이상의 석사, 박사를 배출한 사실, 2008년부터 2013년까지 매년 19,000명 이상의 학사과정 입학지원을 받은 사실, 16개 단과대학과 1개의 일반대학원 및 9개의 전문대학원을 개설하여 운영하고 있다는 사실, 국어사전이나 백과사전에 서울대학교는 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교이다'는 취지로 기재되어 있는 사실에서 알 수 있듯이 서울대학교 명칭사용의 단일성, 사용기간, 입학 및 졸업자수, 서울대학교가 알려진 정도 등에 비추어 보면 사건 출원상표 '서울대학교'는 '서울'과 '대학교'의 각 의미가 단순 결합된 의미로서의 '서울에 있는 대학교'로 인식된다기 보다는 '서울'과 '대학교'가 불가분적으로 결합되어 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교' 라는 새로운 관념이 도출되었다고 보았습니다.
또한 서울대학교가 아닌 자는 서울대학교의 명칭과 표장 또는 이와 유사한 것을 사용하는 행위를 법률로써 금지하고 있어 이 사건 출원상표를 일반 수요자나 거래계에서 누구나 자유롭게 사용하도록 할 공익적인 필요성이 없다고 할 것이어서 법원은 이 사건 출원상표 '서울대학교'가 구 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않는다고 판시하였습니다.
따라서 '서울대학교' 상표는 05류를 상품분류로 하여 2015년 9월 22일자로 등록받았습니다.
사건의 경위
어메리칸 유니버시티는 'AMERICAN UNIVERSITY'가 제41류 '대학교육업' 등에 대하여 식별력이 있다고 주장하였으나 특허청은 구 상표법 제조 제1항 제3호, 제4호 및 제7호에 해당한다는 이유, 특허심판원은 구 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당한다는 이유로 등록을 거절하였고, 원고는 이에 불복하여 심결취소소송을 제기하였습니다.
법원의 판단
법원은 이 사건 출원서비스표인 'AMERICAN UNIVERSITY'는 원고가 운영하는 대학교의 명칭이기도 하지만, 이 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털 사이트에 검색되는 'AMERICAN UNIVERSITY'의 실제 사용내역 등에 비춰볼 때, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업을 받기 원하는 사람들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로 알려져 있다고 할 것이고, 나아가 지명과 대학교를 결합하여 대학교의 명칭을 구성하는 사례는 흔하므로 일반수요자가 이 사건 대학교의 명칭이라는 것을 쉽게 인식할 수 있다고 판단하였습니다. 또한 'AMERICAN UNIVERSITY' 상표는 이미 일반 수요자에게 이 사건 대학교의 명칭으로 인식되어 있는 이 사건 출원서비스표를 경쟁업자가 해당 지정서비스업에서 자유롭게 사용할 경우 수요자로 하여금 위 서비스표만으로 제공되는 서비스의 출처를 확인할 수 없게 하거나 출처의 혼동을 일으키게 할 것이며 일반 수요자에게 해당 상표는 미국 워싱텅DC에 위치한 이 사건 대학교의 명칭으로 새로운 식별력을 형성하고 있음로 구 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않는다고 판시하였습니다.
따라서 현재 'AMERICAN UNIVERSITY' 상표는 41류를 상품분류로 하여 2019년 1월자로 등록받았습니다.
이상 법무법인 고구려 지식재산권팀이었습니다.
감사합니다.
법무법인 고구려 | 지식재산권팀
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