모방 상표 등록 대응 방안 및 효력 제한

모방상표 등록 대응방안 및 효력제한

 

안녕하세요, 법무법인 고구려 지식재산권팀입니다.

 

최근 백종원의 골목식당에 출연한 '덮죽' 메뉴를 한 프랜차이즈 기업이 모방하면서 모방상표에 대한 논란이 끊이질않고 있는데요. 이번 포스팅에서는 모방상표 출원 및 등록의 대응방안과 그 효력의 제한에 대해 살펴보았습니다.

 

10월 21일 보도된 특허청의 보도자료에 따르면 우리나라 상표법은 선출원주의를 채택하고 있지만, 무조건 먼저 출원한 사람이 상표를 등록받는 것은 아닙니다. 현행 상표법에 의하면 특정인의 출처표시로 인식된 상표를 타인이 먼저 출원하였다고 하더라도 상표법 제34조 제1항 제12호(수요자 기만) 및 제13호(부정목적 출원) 등에 의하여 등록받지 못할 수 있습니다.

본인이 사용하고 있는 상호 등을 제3자가 무단으로 출원한 사실을 알게 된 경우, 그 상표가 등록되기 전에는 정보제공 및 이의신청을 할 수 있고 상표등록 후에는 무효심판을 청구할 수 있으므로 가로채기, 모방출원에 대해 적극적으로 대응할 필요가 있습니다.

 

상표 모방출원에 대한 대응방안으로는 정보제출, 이의신청, 등록무효심판 등이 있는데요. 이의신청은 누구든지 상표의 출원고고일로부터 2개월 동안 제기할 수 있습니다.  특허청의 보도자료에 따르면 상표법에서는 '소상공인 등을 위한 성명, 상호 등의 선사용권'을 인정하고 있으므로 본인이 먼저 사용하고 있는 상호 등을 타인이 먼저 동일, 유사한 상품에 상표등록을 받았다 하더라도 그 등록의 무효를 선언 받기 위한 심판청구 여부와 상관없이 부정경쟁의 목적이 없다면 간판을 내리지 않고 계속 영업에 사용할 수 있습니다.

 

더불어 성명, 상호, 메뉴명 등이 자신의 영업에 관해 출처표시로 인식될 정도에 이르고 널리 알려진 경우라면 상표등록을 하지 않았더라도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의해 보호되므로 법원에 사용금지 및 손해배상을 청구하거나 특허청 행정조사를 통한 구제도 가능합니다. 

 

 

우리 상표법은 소상공인 등의 상호 보호를 위해 선사용 상호를 계속 사용할 권리를 부여하고 있는데요. 상표법 제99조에 따르면 타인의 출원시 이전부터 부정경쟁목적없이 계속해서 사용하여 타인의 출원시에 특정인의 상품을 표시한 것으로 수요자간에 인식되었다면 원래 사용한 범위안에서 계속해서 자신의 상표를 대가를 지급할 필요없이 사용할 수 있습니다. 

 

그 외에도 상표권 효력이 제한되는 이유는 다양한데요.

 

등록된 상표라도 자기의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 서명, 인장 또는 저명한 아호, 예명, 필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 대해서는 그 상표권의 효력이 미치지 않습니다. 다만 상표권의 설정등로기 있은 후 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 않습니다. 단 부정경쟁 목적의 판단에 있어서 판례는 침해자가 고의로 사용한 사실만으로는 부족하고 상표의 선정동기, 상표의 유사성, 피해상표의 신용정도, 지역적 인접성, 영업목적의 유사성 등을 종합적으로 고려하도록 하고 있습니다.

 

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지금까지 모방 상표 등록 대응 방안과 효력의 제한에 대해 살펴보았습니다. 

이상 법무법인 고구려 지식재산권팀이었습니다.

감사합니다.

 

 

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