'폼클레이' 독점 가능한 상표일까?

'폼클레이' 독점 가능한 상표일까?

 

안녕하세요, 법무법인 고구려 지식재산권팀입니다.

 

이번 포스팅에서는 상표등록무효 사례 하나를 소개해드리려고 하는데요. 오늘 알아볼 사례는 '폼클레이' 라는 단어를 상표로서 누군가가 독점할 수 있는가를 두고 발생한 분쟁 사례 입니다.

 

폼클레이란 진흙과 같은 점성이 있는 제품으로 찰흙과 같이 손으로 주물러 다양한 모양을 만들 수 있어, 아이들의 학습 도구로도 많이 사용되는 제품인데요. 그렇다면 '폼클레이' 라는 상표가 어떤 분쟁의 대상이 되었을지 함께 살펴보시죠!

 

 

피고는 2016년 2월 경 '폼클레이'를 상표로 출원하여 2017년 2월 경에 등록받았습니다. 상표 '폼클레이'는 건축모형, 공예용 저모, 동식물모형, 모형제작용 인조점토, 지점토, 학습교재용 점토 등의 상품이 포함된 상품류 제16류로 등록되어 있습니다.

출처 : 키프리스

원고들은 2019년 8월 경에 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품인 '공예용 점토, 모형제작용 점토, 학습교재용 점토' 등과 관련하여, 동종의 거래관계자들과 일반 소비자들 사이에 '알갱이 형태의 점토'를 의미하는 용어로 사용되어 왔으므로 구 상표법 제6조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장했습니다. 

 

한편 특허심판원은 '폼클레이'가 알갱이 형태의 점토를 의미하는 보통명칭이나 관용표장에 해당한다고 볼 수 없으므로 구 상표법 제1항 제1호 및 제2호에 해당하지 않고, '폼클레이'는 조어상표로서 식별력이 인정되고 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 해당하지 않으므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 대항하지 않는다는 이유로 원고들의 위 심판청구를 모두 기각하는 심결을 내렸습니다.

 

 

원고들의 주장을 살펴보면, 원고들은 이 사건 등록상표가 그 지정상품인 '공예용 점토, 모형제작용 점토, 학습교재용 점토' 등과 관련하여 동종이 거래관계자들과 일반 수요자들 사이에 '알갱이 형태의 점토'를 지칭하는 보통명칭 또는 관용표장으로 사용되어 왔으므로 구 상표법 제6조 제1항 제1호 및 제2호에 해당한다고 주장하였습니다.

또한 이 사건 등록상표는 '스티로폼'의 마지막 음절인 '폼'과 점토 등을 의미하는 영단어 '클레이'가 결합된 상표로 '스티로폼과 점토를 섞어만든 알갱이 모양의 점토'를 의미하는 것으로 직감되므로 상품의 원재료나 형상 등을 직접적으로 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하며, '폼클레이' 를 지정상품에 사용할 경우 수요자가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 식별할 수 없을 뿐만 아니라 공익상 특정인에게독점시키는 것이 적합하지 않은 표장이므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 주장하였습니다.

 

 

결론부터 살펴보면, 법원은 이 사건 등록상표 '폼클레이'가 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보아 '폼클레이' 상표 등록은 무효로 되어야 한다고 판시했습니다.

 

법원은 '폼클레이'라는 단어가 2007년 경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2016년까지 국내의 인터넷 검색사이트에서 '스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토'를 지칭하거나 이와 관련한 미술교육, 공예, 작품 등과 관련하여 다수 검색되는 점, 문화센터나 놀이공원, 초등학교 등 다수의 기관에서 어린이들을 상대로 미술 수업, 체험 활동 등의 일환으로 '스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토'를 재료로 하는 공예 수업 등을 하고 있으며, 이와 같은 공예 수업, 체험 활동 등을 '폼클레이 수업', '폼클레이 아트' 등 으로 지칭하고 있는 점 등을 판결의 이유로 들었습니다. 또한 '폼클레이'의 사용례나 수요자들의 인식 가능성에 비추어 보면 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 거래사회에서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 누구나 사용을 원하는 표장이라고 할 것이므로 공익상 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하는 것은 적당하지 않다고 보았습니다. 

 

따라서 법원은 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호의 등록무효사유에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판시하였습니다.

 

 

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이상 법무법인 고구려 지식재산권팀이었습니다.

감사합니다.

 

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